«MTN DEW RISE ENERGY» no infringe la marca registrada de café enlatado elaborado con nitro «Rise Brewing»



de Riseandshine Corp. v. pepsico, inc.decidido hoy por el Segundo Circuito, en una opinión del juez Pierre Leval junto con los jueces Denny Chin y Steven Menashi:

En una marca…, PepsiCo, Inc., la Demandada, que comercializó una bebida energética enlatada bajo la marca “MTN DEW RISE ENERGY”, apela una medida cautelar que se le impuso… a instancia de la Demandante, RiseandShine Company, d/ b/a Rise Brewing («Rise Brewing»), que vende café enlatado elaborado con nitro (y también té enlatado) bajo el nombre RISE. No se discute que el Demandante comenzó a usar la marca RISE antes del uso de la marca por parte del Demandado.

El Segundo Circuito revocó la concesión de una orden judicial preliminar por parte del tribunal de distrito:

«[T]La fuerza de una marca evaluada depende en última instancia de su carácter distintivo, o de su calidad de ‘indicador de origen’, a los ojos del público comprador». La fuerza de una marca se basa en uno o ambos de dos componentes: (1) el grado al que es intrínsecamente distintivo y (2) el grado en que ha logrado el reconocimiento público en el mercado, a veces llamado fuerza adquirida.

Pasamos primero a la fuerza inherente. La fuerza o debilidad inherente de una marca suele ser un issue importante porque las marcas fuertes tienen un alcance de protección más amplio que las marcas débiles. La ley de marcas permite que todo comercializador se identifique como el origen de un producto mediante el uso de un signo distintivo, lo que permitirá que el público lo reconozca como el origen del producto, premiando al comercializador si se ha ganado una buena reputación pública y sancionándolo si la experiencia previa del público ha sido decepcionante.

De esta manera, la ley de marcas sirve a los propósitos tanto de los comercializadores como del público consumidor. Mientras los especialistas en advertising and marketing seleccionen palabras o signos que no tengan una relación lógica con los productos o servicios en los que se utilizan, nunca habrá escasez de marcas. La ley de marcas favorece el uso de marcas arbitrarias o fantasiosas en relación con los productos en los que se utilizan. Esto se debe a que tales marcas distintivas facilitan que el público evite la confusión y a que permitir al propietario una amplia exclusividad para tal marca resta poco a la libertad de expresión, ya que otros comercializadores de productos similares no tienen un interés justificado en utilizar tales palabras para identificar sus productos. productos Por el contrario, el derecho de marcas ofrece un ámbito de protección mucho más limitado a los comerciantes que buscan impedir que otros utilicen palabras que describan o sugieran los productos o las virtudes de sus productos.

Para describir los diferentes grados de distintividad inherente, la ley de marcas utiliza cuatro categorías. En orden de intensidad ascendente, son: (1) genéricos, (2) descriptivos, (3) sugerentes y (4) arbitrarios o fantasiosos.

Una marca genérica es un nombre común, como automóvil o aspirina, que identifica un tipo de producto. La marca que consiste en un identificador genérico del producto no recibe protección de la ley de marcas, incluso si la marca ha adquirido reconocimiento público como identificación de la fuente del producto. Ni el uso previo ni el reconocimiento público como identificador de fuente pueden justificar negar a otros el derecho a referirse a su producto como lo que es.

Un peldaño por encima de las marcas genéricas no protegidas son las marcas descriptivas. Estas son marcas que «dicen[] algo sobre un producto, sus cualidades, ingredientes o características». Las marcas descriptivas son presuntamente inprotegibles, pero pueden adquirir un grado de protección si han adquirido un significado secundario, es decir un reconocimiento público adquirido como marca que identifica la fuente. IDENTIFICACIÓN

Las marcas sugestivas ocupan el siguiente peldaño superior. Las marcas sugerentes sugieren (en lugar de describir directamente) el producto en el que se emplean, o sus atributos, lo que a veces requiere imaginación para comprender el vínculo. Son las marcas más débiles que son protegibles sin necesidad de demostrar un significado secundario adquirido. Reciben un alcance de protección más limitado que la protección otorgada a las marcas arbitrarias o fantasiosas, las que se encuentran en la parte superior de la escalera.

Marcas arbitrarias y fantasiosas—es decir, aquellos que no hacen referencia lógica al producto o servicio en el que se utilizan, como Google para un motor de búsqueda, Kodak para cámaras o Quilted Giraffe para un restaurante, reciben la mayor protección. Esto se debe a que otros vendedores de los mismos productos o servicios no tienen justificación o interés cognoscible en usar los mismos términos para referirse a sus propias ofertas de mercado.

El tribunal de distrito determinó que la marca de la Demandante period «sugestiva» y señaló que la palabra «Rise» «evoca imágenes de la mañana, que ‘sugieren[s] una cualidad o cualidades del producto mediante el uso de la imaginación, el pensamiento y la percepción'». No encontramos ningún error en la determinación del tribunal de distrito de que la marca de Rise Brewing es «sugerente»…. [But] «un hallazgo de sugestión no garantiza una determinación de que la marca es fuerte». Debido a que las marcas sugerentes, por su naturaleza, buscan sugerir las cualidades del producto, puede ser difícil distinguir las marcas sugestivas débiles de las descriptivas. Al igual que las marcas descriptivas, en lugar de centrarse en el objetivo privilegiado de la identificación de la fuente, las marcas sugerentes tienen como objetivo asegurar el derecho exclusivo a un mensaje publicitario que está integrado en la marca. El tribunal de distrito no notó que las fuertes asociaciones lógicas entre «Rise» y café representan debilidad y colocan la marca en el extremo inferior del espectro de marcas sugestivas.

En su uso ordinario, «Rise» sugiere despertarse y «levantarse» de la cama. Levantarse generalmente se asocia con la mañana, un momento en el que muchos anhelan una taza de café, confiando en su cafeína para reactivar su energía para el día. La referencia intencionada y lograda de la marca RISE está ilustrada por el nombre de la empresa del Demandante, RiseandShine, algo que una taza de café por la mañana nos ayuda a hacer. La proposición de que uno no está completamente despierto hasta que no ha tomado el café de la mañana es un cliché.

La palabra «Rise» también puede referirse directamente a la energía misma; después de consumir cafeína, se puede esperar que los niveles de energía «aumenten». La ley de marcas registradas no está a favor de otorgar a un comercializador un derecho exclusivo para evitar que otros utilicen términos de advertising and marketing tan valiosos en sus propias campañas de advertising and marketing. Cuando la marca evoca con tanta claridad las virtudes reclamadas del producto al que hace referencia, esa marca, aunque tal vez poderosa como herramienta de advertising and marketing, es débil según la ley de marcas registradas.

Las estrechas asociaciones entre la palabra «Rise» y el café constituyeron la debilidad de la marca bajo la ley de marcas, lo que redujo, en lugar de aumentar, la probabilidad de éxito del Demandante en cuanto al fondo. Debido a que la palabra «Rise» está tan estrechamente vinculada con las virtudes percibidas del café, la marca es intrínsecamente débil y tiene un alcance limitado de protección.

Aunque la categoría sugerente es más alta que la categoría descriptiva porque una asociación descriptiva entre marca y producto es más directa que una asociación sugestiva, no se sigue necesariamente que cada marca sugestiva sea más fuerte que cada marca descriptiva. Si la sugerencia transmitida por una marca sugerente evoca un aspecto esencial o importante del producto, mientras que la descripción transmitida por una marca descriptiva se refiere a un aspecto relativamente trivial o insignificante del producto, la marca sugestiva en specific podría considerarse más débil que la descriptiva. . La capacidad del café para despertar y levantar la energía, que es lo que sugiere la marca «RISE», es una parte tan importante de la virtud percibida del café a los ojos del público consumidor que hace que esta sugerente marca sea decididamente débil.

Una encuesta sobre el uso del término «Rise» en el mercado de bebidas subraya aún más la debilidad de la marca. El uso extensivo de una marca por parte de terceros en productos relacionados generalmente pesa en contra de la conclusión de que una marca es fuerte. «[I]en el campo ‘abarrotado’ de marcas similares, cada miembro de la multitud es relativamente ‘débil’ en su capacidad para evitar el uso por parte de otros en una multitud». Esto es especialmente cierto cuando tanto el producto del demandante como los otros productos usan la palabra para significar el mismo significado ordinario.

Aunque, como señala el tribunal de distrito, el demandante parece haber sido «el usuario exclusivo del término principal ‘RISE’ para identificar una bebida cafeinada enlatada de una sola porción», ya había una serie de marcas que usaban «Rise» en el café. bebidas y otros productos similares cuando la Demandante comenzó a utilizar su marca. El acusado presentó pruebas de más de 100 usos del término «Rise» en relación con el café, el té, las bebidas embotelladas, las bebidas energéticas, los refrescos, los suplementos bebibles para la salud, los cafés, los yogures y las granolas. Muchos de estos productos usan «Rise» de la misma manera que el Demandante, para aludir al aumento de energía, particularmente en las horas de la mañana.

El propio demandante reconoció este campo abarrotado en su solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos («PTO»). Inicialmente intentó registrar la marca «RISE COFFEE CO». pero fue rechazado por la PTO sobre la base de que había probabilidad de confusión entre «RISE COFFEE CO.» y registros anteriores que también usaban la palabra «Rise» para café, como «Rise Up Espresso Roasters» y «Rise Up Natural Espresso».

El demandante objetó la determinación de la PTO, argumentando que la presencia de múltiples marcas que usaban la palabra «Rise» indicaba la debilidad de la marca: «[M]alguna entidad ha utilizado la palabra ‘Rise’ en relación con los bienes del Solicitante, por lo que es poco possible que los consumidores le den un peso significativo a este término para determinar el origen de dichos bienes». las marcas de café formuladas propiedad de diferentes registrantes que coexisten pacíficamente sin confusión muestran que hay espacio para otra marca formulada por Rise…». Después de que el demandante modificó su solicitud para registrar «RISE BREWING CO.» en lugar de «RISE COFFEE CO.», la PTO estuvo de acuerdo para registrar la marca.

Ahora, después de haber registrado su marca, el Demandante argumenta que no hay lugar para que múltiples marcas «Rise» coexistan pacíficamente, incluso fuera del sector del café. Eso no es persuasivo. Si había espacio para el uso de «Rise» por parte del Demandante en el campo del café ya abarrotado, también habría espacio para el del Demandado, especialmente en un producto que es distinto del café. La ley de marcas no ofrece una protección robusta a quienes exigen el derecho exclusivo de usar palabras que describan o sugieran un producto o sus virtudes. Dada la debilidad inherente de «Rise» para el café, el primer issue no favorece al Demandante.

El Segundo Circuito también concluyó que «el Demandante no ha demostrado que su marca RISE haya alcanzado suficiente fuerza adquirida para contrarrestar la debilidad inherente de su marca», y luego llegó a la conclusión de que tampoco había riesgo de confusión:

La única similitud notable es el uso compartido del término «Rise» en letras grandes y en negrita. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la palabra «Rise» en este contexto no es distintiva. Por lo tanto, sin similitudes visuales más sorprendentes, el uso compartido de esta palabra común, utilizada para significar una virtud del producto, no es suficiente para hacer que los dos productos sean «confusamente similares». Tampoco hay nada distintivo en el uso de letras grandes en negrita para presentar el nombre de marca de una bebida.

Al comparar los dos productos, las diferencias parecen mucho más notables que las similitudes. Las dos latas son diferentes en tamaño, proporción, estilo, coloration y diseño. Incluso la palabra «LEVANTARSE» se presenta de maneras muy diferentes. En la lata del Demandante, aparece en una fuente sans-serif easy: la «R» y la «S» están curvadas uniformemente. La lata del acusado, por el contrario, usa una fuente angular y dentada. Además, mientras que «RISE» en la del Demandante se puede escribir en una línea horizontal, las letras en la del Demandado se pueden organizar en un arco.

Más allá de las presentaciones de la palabra compartida, las apariencias generales de las latas son muy disímiles. La lata de siete onzas del Demandante es menos de la mitad del tamaño de la lata de dieciséis onzas del Demandado. La lata del demandante presenta colores cálidos o neutros, en marcado contraste con los colores brillantes y audaces de las latas del demandado. La palabra «RISE» en la del Demandado puede estar parcialmente cubierta en la parte superior por la marca de la casa del Demandado que se muestra de manera prominente, «MTN DEW». Y quizás sobre todo, mientras que la mitad inferior de la lata de la Demandante muestra una escritura blanca easy y common sobre un fondo tranquilo y uniforme, la mitad inferior de la lata de la Demandada muestra una cabeza de león grande y estilizada, compuesta de fragmentos dentados que complementan la fuente angular de la lata. . Hay poco en la apariencia de las dos latas que sugeriría al consumidor que provienen de la misma fuente…